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J. FAQ Abmahnung Markenrecht

 Allgemeine Informationen zum Markenrecht finden Sie auf unserer Themenseite damm-markenrecht.de, hier

1. Was ist eine markenrechtliche Abmahnung?

Mit der markenrechtlichen Abmahnung wird auf die Verletzung eines bestimmten Kennzeichens (Übersicht) reagiert. Rechtlich unerheblich ist dabei, ob die verletzte Marke in einem amtlichen Register (z.B. DPMA, HABM) eingetragen ist oder nicht.

Gestützt wird die Abmahnung in der Regel auf das deutsche Markengesetz (MarkenG) oder, bei EU-Marken, auf die EU-Verordnung (EG) Nr. 40/94 in Verbindung mit der EU-Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (sog. „Gemeinschaftsmarkenverordnung“).

Mit der markenrechtlichen Abmahnung werden insbesondere folgende Ansprüche geltend gemacht:

Sofortige Beendigung und zukünftige Unterlassung der Markenverletzung (§ 14 MarkenG, § 15 MarkenG)
• Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (§ 19 MarkenG)
Anerkenntnis der Schadensersatzpflicht
• Zahlung von Schadensersatz (u.a. Rechtsverfolgungskosten, § 14 MarkenG, § 15 MarkenG)
• Vernichtung und Rückruf der widerrechtlich gekennzeichneten Waren (§ 18 MarkenG)

Zur markenrechtlichen Abmahnung gelten im Übrigen die allgemeinen Grundsätze einer Abmahnung (Was ist eine Abmahnung? und Die Unterlassungserklärung).

2. Was ist eine Markenverletzung?

Eine Markenverletzung entsteht bei unberechtigter Nutzung einer fremden Marke.

Für den Unterlassungsanspruch, der mit der Abmahnung geltend gemacht wird, und für die Erstattung der Abmahnkosten, ist es unerheblich, ob die Markenverletzung schuldhaft (vorsätzlich/fahrlässig) oder gutgläubig-schuldlos begangen wurde. Die Schuldfrage ist erst beim Schadensersatzanspruch von Belang (z.B. entgangene Lizenzeinnahmen).

Bei Markenrechtsverletzungen ist zu unterscheiden zwischen der rechtswidrigen Nutzung einer identischen Marke und der rechtswidrigen Nutzung einer „nur“ ähnlichen Marke. Diese wichtige Frage lässt sich häufig nur mit Hilfe eines im Markenrecht erfahrenen Rechtsanwalts beantworten, idealerweise durch einen Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz. Sämtliche Rechtsanwälte unserer Kanzlei Dr. Damm & Partner Rechtsanwälte sind Fachanwälte für Gewerblichen Rechtsschutz.

Keine Markenrechtsverletzung liegt vor, wenn:

• die behauptete Ähnlichkeit der Marken tatsächlich nicht vorliegt,
• die fremde Marke ohne Erlaubnis benutzt wurde, aber nicht markenmäßig, sondern lediglich beschreibend
• der Abmahnende seine Marke über längere Zeit nicht genutzt hat,
• die fremde Marke ohne Erlaubnis benutzt wurde, dies aber auch rechtmäßig ist, weil die betreffend gekennzeichnete Ware vom Abmahnenden selbst oder mit seiner Einwilligung in der EU zuvor in den Verkehr gebracht wurde (sog. „Erschöpfung“),
• die fremde Marke ohne Erlaubnis benutzt wurde, der Abmahnende dies über mindestens 5 Jahre wusste und nicht gegen den Abgemahnten vorher eingeschritten ist (sog. „Duldung“).

3. Die unberechtigte markenrechtliche Abmahnung

Im Falle einer unberechtigten Abmahnung hat der Abgemahnte Anspruch auf Erstattung der ihm mit der Abwehr der Abmahnung entstandenen Rechtsanwaltskosten (BGH, Beschluss vom 15.07.2005, Az. GSZ 1/04, hier). Ist die Berechtigung der Abmahnung streitig, kann der Abgemahnte selbst negative Feststellungsklage (§ 256 ZPO) erheben.

Eine Abmahnung ist dann unberechtigt, wenn

• der Abmahnende die behauptete Marke nicht oder nicht in dem behaupteten Umfang besitzt,
• auf Seiten des Abgemahnten kein markenrechtswidriges Verhalten zu erkennen ist (keine Markenverletzung),

• der Abgemahnte das markenrechtswidrige Verhalten nicht zu vertreten hat (fälschliches Zuschreiben, kein Verschulden bei Schadensersatz),
• d
ie Abmahnung selbst an formalen Mängeln leidet (z.B. rechtsmissbräuchlich erfolgt).

4. Was kostet eine markenrechtliche Abmahnung?

Mit einer berechtigten Abmahnung sind in der Regel hohe Kosten verbunden. Hierzu zählen die Kosten der Abmahnung und der Schadensersatz, z.B. entgangene Lizenzeinnahmen. Die Abmahnkosten fallen auch dann an, wenn der Abgemahnte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt und das streitgegenständliche Verhalten unverzüglich aufgibt.

a. Rechtsanwaltskosten

Die zu erstattenden Abmahnkosten berechnen sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Dabei orientiert sich der abmahnende Rechtsanwalt an einem sog. Streitwert, der das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Marke zum Ausdruck bringt. Der Streitwert wird von dem Rechtsanwalt nach freiem Ermessen, nach Möglichkeit unter Berücksichtigung „gängiger“ gerichtlicher Streitwerte in ähnlich gelagerten Fällen, festgelegt. Je höher das wirtschaftliche Interesse an einer Marke ist, desto höher ist der Streitwert. Streitwerte zwischen 100.000 EUR und 250.000 EUR, bei bekannten Marken auch noch höher, sind keine Seltenheit.

b. Patentanwaltskosten

Bedient sich der Rechtsanwalt der Unterstützung eines Patentanwaltes, so sind auch diese Kosten vom Abgemahnten zu erstatten. In der Regel verdoppeln sich die Abmahnkosten mit Einschaltung des Patentanwalts. Bis auf wenigen Ausnahmen unerheblich ist, ob die Beiziehung eines Patentanwalts erforderlich war; es reicht dessen schlichte „Mitwirkung“ (§ 140 Abs. 3 MarkenG).

c. Testkaufkosten

Auch die Testkaufkosten sind zu erstatten. Der Abgemahnte hat dann allerdings Anspruch auf Herausgabe der zu Testzwecken gekauften Ware.